Markaların korunması açısından önemli hususlardan birini tanınmışlık olgusu oluşturmaktadır. Zira yıllar içerisinde ulusal ve uluslararası mevzuat gelişmeleri sonucunda tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı da daha geniş hale getirilmiştir. Özellikle tanınmış marka tescil sayısında oluşan artış, son yıllarda bu alandaki düzenlemeleri de daha dikkate değer hale getirmiştir.
Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tanınmış marka sahiplerine nispi ret sebebi olarak marka başvurularına itiraz etme hakkı tanınmıştır. SMK m.6/4 hükmünde Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularına dair korumaya yer verilirken, SMK m. 6/5 hükmünde ise ülkesellik ilkesi gözetilerek Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık sebebiyle markadan haksız yararın sağlanabileceği hallerde tanınmış marka sahibine itiraz edebilme veya bu hususu tescilli bir markaya karşı hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri sürebilme hakkı tanınmıştır. Bu noktada tanınmış marka ve bu tanınmış markadan haksız yarar sağlama amaçlı olduğu gerekçesine dayalı kötüniyetli marka başvurusu iddiasıyla yürütülen yargılamalarda somut olayın özelliğine göre birtakım dikkat edilmesi gereken noktalar ön plana çıkmaktadır. Örneğin yalnızca tanınmış bir markayı marka tescil başvurusuna konu etmenin kötüniyetli tescil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği veya marka sahibinin yurtdışında sahip olduğu birden fazla tescilin markayı yalnız birden fazla tescil ile SMK m.6/4 kapsamında tanınmış yapıp yapmayacağı gibi yıllar içerisinde farklı içtihatlara konu olan uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Değerlendirmemize konu olacak olan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2022/261 Esas 2023/3737 Karar sayılı ilamı tanınmış marka hususu ve yine kötüniyetli marka tescili iddialarına dair önemli bir içtihat olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar metninde özetle “İlk Derece Mahkemesince, davacı yana ait “JOHN WAYNE” ibareli markanın ünlü bir sinema oyuncusunun isminden yaratıldığı, “John Wayne” ibaresi ülkemizde davacı adına marka olarak tescil edilmemiş ise de bir sinema karakterinin ismi olan bu ibarenin ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olduğu, davacının bu ibareyi bir çok ülkede adına marka olarak tescil ettirdiği, davalının hiç bir zorunluluk bulunmamasına rağmen bu ismi davacı şirketle ilgili olan mal ve hizmetlerde marka olarak tescil ettirmesinin kötü niyetli bir davranış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak İlk Derece Mahkemesince tanınmışlığa gerekçe olarak gösterilen hususlar davacı markalarına ilişkin değil ünlü aktör John Wayne’nin dünya ve ülkemizdeki ününe ve tanınmışlığına ilişkindir. Adı geçen aktörün ünü ve tanınmışlığı, sözü edilen aktörün isminden yaratılan davacı markalarına mal edilemez. Tanınmışlık olgusunun, marka hukukunda kabul edilen genel prensipler gereğince ayrıca ispatlanması gerekir. Bu bağlamda, davacı adına tescilli markalarının dünyanın birçok ülkesinde tescilli olup kullanılması bu markaların Ülkemizde de tanındığını kabul için yeterli değildir. Ancak aksi kabul edilse dahi Dairemizin 01.03.2021 tarihli 2020/1726 E., 2021/1838 K. sayılı kararınında da belirtildiği üzere kötü niyete ilişkin başka bir emare olmaksızın salt tanınmış markanın aynı veyahut benzerinin tescil edilmesi kötü niyetin varlığını kabul için yeterli değildir. Kötü niyetin kabulü için bunun yanında, yukarıdaki (4) numaralı bentte de ifade edildiği üzere başvuru sahibinin, markayı gerçekte kullanma amacı olmaksızın engelleme, şantaj ve para koparma gibi amaçlarla tescil ettirdiğinin ispatlanması gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki dosya kapsamında, davalının davaya konu “John Wayne” ibareli markaları gerçekte kullanma amacı olmaksızın engelleme, yedekleme veyahut şantaj amacıyla tescil ettirdiğine ilişkin bir delil bulunmamaktadır. Tersine davalının davaya konu markayı tescilli olduğu sınıflarda kullandığı hatta bu markaları çeşitli mecralarda reklam faaliyetlerine konu ettiği anlaşılmaktadır. Bu hale göre, davalının davaya konu markaları kötü niyetle tescil ettirdiğinin kabulü mümkün olmayıp aksi yöndeki İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemeleri gerekçeleri isabetli bulunmamıştır. Bu itibarla, İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemelerince, davacının, ülkesellik prensibi gereğince, yurt dışında tescilli olan “John Wayne” ibareli markalarına dayalı olarak davalının aynı ibare ve sınıfa ilişkin markaları Ülkemizde tescil ettirmesine engel olamayacağı, kötü niyet iddiasının ise ispatlanamadığı gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.” İfadelerine yer verilmiştir. Görüleceği üzere Yargıtay tanınmışlık hususunda önemli bir noktaya dikkat çekerek markanın değil ünlü aktör ünlü John Wayne’nin dünya ve ülkemizdeki tanınmış olduğunu ortaya koyarak tanınmış marka kavramının kapsamı dışındaki delillerin bu yönden değerlendirilmemesi gerektiği ifade etmiştir. Yine kötüniyetli marka tescili açısından ise markanın gerçekte kullanma amacı olmaksızın engelleme, şantaj ve para koparma gibi amaçlarla tescil ettirdiğinin ispat edilmesi gerektiği ifade etmiştir. Dolayısıyla marka başvurularının kötüniyetli başvuru sıfatıyla değerlendirilmesi için bu yönde bir amaca hizmet ettiğinin ispatı gerekmekte olup, aksi halde markanın kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayacaktır.
Değerlendirmeye konu olan karar özellikle ünlü kişilere ait isimlerin doğrudan tanınmış marka olarak değerlendirilmemesi gerektiği ve kötüniyetli marka tescili iddiasının ispat yükünün ne şekilde sağlanması gerektiği noktasında yeni uyuşmazlıklarda rehber olacak niteliktedir. Ancak elbette özellikle somut olayın özelliklerinin hayli önemli olduğu marka hukuku yönünden yıllar içerisinde olduğu gibi yeni Yargıtay içtihatları ile farklı görüşlerin ortaya çıkması da öngörülebilmektedir.
